Contract

Chapter 4

▇▇성과물의 귀속과 ▇▇

1. ▇▇계약의 기본체계

1. 계약 공통조항

계약

표제

전문 계약공통조항

본문

▇▇▇구계약

▇▇ ▇▇▇항

▇▇(▇▇날인)

일반조항

29. 언어

목적

1. ▇▇(Definition)

12. 양▇▇▇(Assignment)

16. 통지(Notice)

20. 심판, 소▇▇▇ 등(Litigation)

21. 비밀유지(Confidentiality)

22. ▇▇▇상(Liability)

23. ▇▇▇인

(Government Approval)

24. ▇▇제한(Export control)

25. 계약기간(Term)

30. 부본조항(Counterparts)

31. 준거법 및 관할 (Governing Law and Jurisdiction)

28. 분쟁해결조항(Dispute

Resolution)

26. 계약▇▇ᆞ▇▇, 불가항력 (Termination and Amendment)

27. 일부▇▇(Severability)

6. ▇▇의 제공과 ▇▇(Information Exchange)

7. 성과의 귀속(Ownership of the Result)

8. 출원결정 및 ▇▇부담(Patent Prosecution)

9. 성과의 실시(Exploitation of the Result)

19. 성과에 ▇▇ 보증(Warranty)

계약공통조항

본문

해당 계약▇▇▇항

▇▇ ▇▇(▇▇날인)

14. 개량발명(Grant-Back)

15. 성과의 ▇▇ 및 출판(Publication)

17. 부쟁의무(Non-competition)

13. 제 3자와의 ▇▇▇구(Restriction of Consignment to a Third Party)

전문

1. ▇▇계약의 기본체계

2. 해당계약 ▇▇▇항

2. 역할의 분담(Division of Works)

3. ▇▇의 분담(Costs and Expenses)

표제

4. 기존 지재권의 ▇▇(Exploitation of

Background IPRs or Prior patent)

5. ▇▇▇▇ 및 인력교류(Technical

Assistance and/or personnel)

11. 실시료 ▇▇(Royalty)

10. 제 3자의 실시(License)

18. ▇▇, 보고, 감사 (Record, Report, and Audit)

2. ▇▇계약 주요쟁점사항

1. 발명자의 결정시 주의사항

국가마다 발명자의 ▇▇ 및 법적 효과에 차이가 있으며, ▇▇▇ 발명자가 누락 되거나 발명자 ▇▇에 해당하지 않는 자 가 포함되면 해당 특허는 ▇▇가 될 수 있음

정기적인 진도점검회의 개최 및 성과확인과 함께 발명 발생시 마다 참▇▇▇원 전원의 확인과 양도증 서면으로 받아 ▇▇ 및 ▇▇노트 ▇▇ 의무화

1. 직무발명

법제▇▇ 직무발명인 ▇▇성과물을 발명자인 직원이 원시적으로 ▇▇하는 국가(발명자 주의)와 ▇▇이 ▇▇하는 국가(사용자 주의)로 나누어져 있으며 실무상 처리에도 많은 차이가 있음

2. Stanford V. Roche

발▇▇▇ ▇▇▇▇ 박사 스탠포드와 세투스와 각각 계약을 체결하여 ▇▇▇도의 ▇▇가 발생(미 연방 기금을 사용한 발명의 특허권 소▇▇▇)

1) 항소법원 판결

CPA : “양도하는 것에 ▇▇한다(agree to assign)”는 단지 ▇▇에 있어 권리를 양도하는 “약속”을 나타내고 있는 것에 지나지 않음

(CPA ▇▇▇으로 발명에 ▇▇ 권리가 스탠포드 ▇▇에 양도되지 않음)

VCA : “▇▇에 ▇▇▇다.(will assign and do(es) hereby assign)”는 ▇▇의 발명에 ▇▇ 권리를 Cetus사에 ▇▇▇ 것이 되어 ▇▇▇ 박사는 자신의 발명에 ▇▇ 권리를 잃었다고 간주함

(VCA ▇▇으로 Stanford ▇▇으로 이행했던 특허권 양도는 ▇▇판결)

2) 대법원 판결

발명자가 그 특허권을 ▇▇▇에게 ▇▇▇다는 사실을 문서로 ▇▇하게 해야함 (▇▇되지 않는 발명은 ▇▇▇▇▇▇의 ▇▇이 아님)

바이돌법은 미연방 정부 기금을 받아서 ▇▇된 발명의 권리를 비영리 단체나 소기업에 자동적으로 이전시키는 법률은 아님

2. 개정 발▇▇▇법 주요 Issue

1. 직무발명 ▇▇▇▇에 실적▇▇ ▇▇을 반드시 필요(제15조6항 단서)

[그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 ▇▇과 그 발명의 ▇▇에 사용자등과 종업원 등이 ▇▇한 ▇▇를 고려하지 않은 ▇▇에는 그러하지 아니하다.]

출▇▇▇+등록▇▇+실적▇▇(▇▇▇정)=직무발명 ▇▇▇▇

2. 직무발명 ▇▇▇▇은 종업원과 협의하여 ▇▇(제15조제3항)

[사용자는 직무발명 ▇▇▇▇의 작성 또는 ▇▇에 관하여 종업원등과 협의▇▇▇ 한다.]

3. ▇▇▇▇에 관한 엄격한 절차적 ▇▇▇▇

[보상액 지급방법, ▇▇▇▇, 보상액 결▇▇▇, 지급방법 등 ▇▇의 구체적 사항과 절차 등을 문서로 고지]

4. 불이익 ▇▇▇ 적용자의 과반수 ▇▇ 필요(제15조 제3항)

[▇▇▇▇을 종업원 등에게 불리하게 ▇▇▇는 ▇▇에는 해당 계약 또는 ▇▇의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 ▇▇를 받아야 한다.]

1. 특허권 공동▇▇

▇▇성과인 특허권을 공유하는 ▇▇, 자기▇▇에 ▇▇ 처분▇▇ 제3자에 ▇▇ 실시권 허락 등에 대하여 각국의 특허법상 여러 제한이 있음

▇▇성과를 일방 당사자만이 실시할수 있는 ▇▇에 기술료의 발생여부 및 해당 금액을 사전에 ▇▇해 두지 않으면 기술료를 받을 수 없음

1. 한국 특허법 제99조

② 특허권이 공유인 ▇▇에는 각 ▇▇▇는 다른 ▇▇▇의 ▇▇를 얻지

아니하면 그 ▇▇을 양도하거나 그 ▇▇을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

③ 특허권이 공유인 ▇▇에는 각 ▇▇▇는 계약으로 특별히 ▇▇한 ▇▇를 제외 하고는 다른 ▇▇▇의 ▇▇를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 ▇▇에는 각 ▇▇▇는 다른 ▇▇▇의 ▇▇를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 ▇▇▇시권을 ▇▇▇거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

* 특허법 제99조는 ▇▇▇정!!

▇▇양도 질▇▇▇

각 공유특▇▇▇

▇▇필요!!

제3자 라이선스

각 공유특▇▇▇

▇▇불필요!!

자기실시

2. 불실시 ▇▇▇▇

▇▇▇▇과 비영리▇▇(▇▇, 연구소)의 특허권이 공유인 ▇▇에는 계약서에 별다른 ▇▇을 하지 않으면 비영리▇▇이 태생적으로 자기실시가 불가능하여 공동▇▇임에도 불구하고 ▇▇ 배분에서 불합리한 배분의 차이가 생긴다.

▇▇▇▇ (자기실시)

비영리▇▇ (자기실시X)

* 공장이 없다.

▇▇▇▇의 ▇▇ 자기실시를 하지 않더라도 경쟁사에 ▇▇ 방어목적으로 특▇▇▇

1. 특허전략

중요(표준)특허와 일반특허를 분리하여 적용하며, ▇▇▇▇ 특수조건으로 별도 특약을 ▇▇ : Option 1과 Option2 중 ▇▇

특허법 제99조와 ▇▇ ▇▇을 잘 분석하여 최적화된 ▇▇전략 구사

1. 제00조(▇▇결과의 귀속 및 실시)

① (▇▇재산권 ▇▇)본 “▇▇▇구”결과로 발생하는 ▇▇재산권(Know-how 및 본 “▇▇▇구”결과로 기대되는 특허권 포함)은 "A"와 "B"의 공동▇▇로 하되, 소▇▇▇은 “A" %, "B" %로 한다.

[Option 1]

②(자기실시)본 “▇▇▇구”결과로 발생한 ▇▇재산권에 ▇▇ 자기실시는 특허법 제99조 3항의 “특별히 ▇▇한 ▇▇”를 적용하여, ▇▇▇시를 원칙으로 하되, ▇▇의 실시와 관련한 ▇▇조건은 협의를 통하여 결정하는 것으로 한다.

[Option 2]

②(자기실시)본 “▇▇▇구”결과로 발생한 ▇▇재산권에 ▇▇ 자기실시는 특허법 제99조 3항의 “특별히 ▇▇한 ▇▇”를 적용하여, ▇▇▇시를 원칙으로 하되,▇▇ 실시의 댓가로 발생한 매출액(수익액)은 소▇▇▇에 따라 “A"와 ”B"가 배분한다.

1. 제00조(▇▇결과의 귀속 및 실시)

③(제3자실시) 본 “▇▇▇구”결과로 발생한 ▇▇재산권에 ▇▇ 제3자 ▇▇실시 및 양도의 댓가로 발생한 ▇▇은 소▇▇▇에 따라 “A"와 ”B"가 배분하는 것을 원칙으로 하되, 이의가 있을때는 협의(합의)를 통하여 결정하는 것으로 한다.

④(비영리 ▇▇의 허가)“A"와 ”B"는 본 “▇▇▇구”의 결과로 개발된 ▇▇을 상대방의 ▇▇ 하에 비영리적인 목적으로 사용할 수 있다.