2009. 2. 19.

동국대학교 산학협력단

Ⅰ. 사건 개요

개요

사건명 : 부당이득금 반환 ▇▇▇▇

• 신청인 : A사 (코스닥 등록법인, 연 매출액 3천억원 이상의 ▇▇▇▇)

• 피신청인 : 학교법인 동국대학교 (담당부서 산학협력단 산학협력팀) 사건▇▇ : ▇▇계약 ▇▇ 통보에 따른 연구비 반환 ▇▇

관할 ▇▇ : ▇▇상사중재원

용어 ▇▇

협력계약 : 동국대학교와 A사가 2005년 1월 체결한 ▇▇▇구계약

• 주요 ▇▇ : 연▇▇▇, ▇▇이전 ▇▇ 및 기술료, 분쟁의 해결 (▇▇상사중재원) ▇▇계약 : 협력계약에 따라 동국대학교 산학협력단과 A사가 체결하고자 협상한 계약

• 협상 기간 : 2005. 6. – 2005. 9 (약 3개월)

• 주요 ▇▇ : 협력계약이 포괄적으로 ▇▇ 사항을 구체화

Ⅰ. 사건 개요

주요 ▇▇ ▇▇

‘05. 1 ’05. 6 – ’05. 9

05. 10

-A사, 계약▇▇ 통 보 및 연구비 반납 ▇▇

- 산학협력단, 거절 및 계약이행 촉구

‘08. 2

‘08. 9

협력계약 체결 추가 ▇▇계약

A사, 부당이득금 판정부, A사의

-5년간 15억원

협상 ▇▇

반환 ▇▇

주장 전부 ▇▇

-▇▇▇시권 ▇▇ -▇▇이전 조건

-▇▇기술료 지급 구체화

Ⅱ. ▇▇계약 체결 및 협상

1. 협력계약 체결

▇▇▇구 ▇▇ 접수

▇▇성과 매스컴 ▇▇

-본교 ▇▇센터의 ▇▇▇술(시장성, 기술성) ▇▇ 언론 보도 : 일간지, 경제지, YTN 등

-▇▇ 특허는 ▇▇ 국내외에 확보한 ▇▇ A사와 B사 등 총 2개사의 ▇▇▇구 ▇▇ 접수

-산학협력단은 양사의 조건을 비교하여 A사와 ▇▇▇구계약 체결 협력계약 체결 : 2005. 1.

▇▇성과 개요

본교 국책▇▇센터에서 약 9년간 150억원 ▇▇▇ 투입되어 개발된 ▇▇ ▇▇ 시▇▇▇ : 약 2조원 ▇▇

Ⅱ. ▇▇계약 체결 및 협상

2. 협력계약 주요 ▇▇

연구비

검토기간 및 착수금

• 검토기간 : 60일간의 검토기간을 A 사에 부여

• 착수금 : 5▇▇▇의 착수금을 본교에 지급

▇▇개발비 : 총 17억 5▇▇▇

• 연구비 : 3억원/1년, 5년간 총 15억원 (검토기간 종료일 2005.3.2 이후 지급)

• 기자재 ▇▇ : 2억5▇▇▇

▇▇이전

기 출원된 ▇▇의 이전

• ▇▇ : 독점적 ▇▇▇시권 부여

• ▇▇ ▇▇ : 국내특허 8건, 국외특허 2건 등 총 10건

• ▇▇ : ▇▇ 소요된 출▇▇▇ ▇▇을 ▇▇

• 인센티브 : 국내 특허가 미국과 일본에 등록되면 2억원의 인센티브 지급

• 기술료 : 해당 특허가 ▇▇된 제품의 매출액의 1% - 3% 지급

Ⅱ. ▇▇계약 체결 및 협상

2. 협력계약 주요 ▇▇

계약의 해약

해약 방법

• ▇▇ 연▇▇▇에 ▇▇▇ 차질이 있다고 ▇▇될 ▇▇, 상대방에 서면으로 이의 “중단”을 ▇▇하고, 6개월의 기간을 두고 이를 통보하여 ▇▇을 ▇▇

• 적절한 ▇▇이 이루어지지 않으면 해약할 수 있음

본 계약이 해약된 ▇▇라도 ▇▇ 지급한 연구비는 반환하지 않음 (제15조 2항)

세부 사항

▇▇계약의 체결 : 협력계약이 정하지 않은 사항에 대하여 ▇▇계약을 체결하여 구체화함 분쟁 발생

• 쌍방 합의에 의하되, 합의가 되지 않을 ▇▇, ▇▇상사중재원의 ▇▇에 따름

Ⅱ. ▇▇계약 체결 및 협상

3. ▇▇계약 체결을 위한 협상

목적 및 근거

목적 : 협력계약에서 포괄적으로 ▇▇ 사항과 미처 정하지 못한 사항을 명확히 함

• A사가 경쟁사에게 당 ▇▇을 빼앗기지 않으려 하는 ▇▇에서 서둘러 계약체결을 ▇▇

• 기술료 지급을 위한 매출액의 ▇▇ 방법, ▇▇된 매출액의 검증, 기술료 지급 방법 및 ▇▇ 등의 사항이 구체화 되지 않음

근거: 협력계약서

협상 개시

개시 ▇▇ : 2005. 5.

• 60일간의 검토기간 종료

• 1차년도 3억원의 연구비 입금 완료

• ▇▇▇구 킥오프 미팅 (2005. 4.) 이후

Ⅱ. ▇▇계약 체결 및 협상

3. ▇▇계약 체결을 위한 협상

쟁점 1

기 ▇▇특허에 ▇▇ 기술료

• 계약 ▇▇ : ▇▇기여도에 따라 지급

• 동국대 : ▇▇기여도 평가 방법에 대하여 명확히 할 것을 ▇▇

• A사 : 적용 특허의 순서별로 로열티를 차등 ▇▇

▇▇▇▇의 제한

• 계약 ▇▇ : A사는 필요에 의해 cross license를 체결할 수 있음

• 동국대 : 동국대의 ▇▇에 따라 cross license를 체결하여🅓 함 (체결 조건 합의)

쟁점 2

매출액 ▇▇

• 동국대 : 기술료의 ▇▇ 확인을 위하여 직접 또는 대리인으로 하여금 ▇▇▇▇ 자료를 검사할 수 있도록 ▇▇

• A사 : 동국대 ▇▇ ▇▇ 및 계약상 ▇▇에 대하여 A사의 모회사가 연대보증

Ⅲ. 연구비 반환 ▇▇ 및 조치

1. 협상 ▇▇ 결렬

A사의 합의 번복

2005. 7. ▇▇계약에 ▇▇ 양측의 구두 합의

• 협력계약의 틀 안에서 ▇▇의 입장 조율

구두 합의▇▇ 번복 및 재협상 ▇▇

• 재협상에 돌입하여, 다시 수정안을 ▇▇하고 이를 A사에 전달

연▇▇▇ 스카우트

▇▇센터 소속 연▇▇▇의 스카우트

• 대상자 : 당 아이템을 발명한 핵심 발명자로서, 협력계약일 ▇▇ 본교의 연▇▇▇

• A사의 스카우트 조건 : 이사급 ▇▇, 현금 2억원, 스톡옵션 제공

• 이직 ▇▇ : 2005. 3. 이후

❖그외 ▇▇에 참여한 바 있는 대학원생들을 직원으로 ▇▇

Ⅲ. 연구비 반환 ▇▇ 및 조치

2. 연구비 반환 ▇▇ 및 ▇▇

연구비 반환▇▇

▇▇ 및 ▇▇

• ▇▇ : ▇▇이사의 이메일, 법무팀의 ▇▇▇▇, 법무법인을 통한 공문, 담당실장의 방문

• ▇▇ : 2005. 10.

주요 주장

• 협력계약에 의거하여 ▇▇ 검토 후 ▇▇▇술개발을 포기하였으므로 협력계약은 ▇▇임

• 협력계약이 ▇▇▇고 하더라도, 국내특허 8건이 ▇▇ 1년이 경과하여 해외출원을 할 수 없으므로 이에 ▇▇ ▇▇를 ▇▇한 것임

▇▇ 사항

• 협력계약이 ▇▇이므로 착수금 5▇▇▇을 제외한 3억원을 반납할 것

• 협력계약이 ▇▇하다면 해외 특허 미출원에 ▇▇ ▇▇▇상을 할 것

본교 ▇▇

반납 불가의사 전달

• 계약에 따른 적절한 ▇▇ 절차를 밟지 않았음을 지적하고, ▇▇ 지급한 연구비는 반환 치 않는다는 협력계약 조항에 의거하여 반환 불가 통보

• ▇▇의 일방적 중단에 따른 손해 ▇▇▇구 의사가 있음을 통보

Ⅲ. 연구비 반환 ▇▇ 및 조치

3. ▇▇성과 수집 및 ▇▇

▇▇과제 ▇▇

▇▇

• 2006. 1 : A사의 연구비 반환 요구서를 접수하고, 법률 검토를 완료한 시점

목적

• 향후 진행될 가능성이 있는 ▇▇에 ▇▇

• 연구원의 인건비 등 ▇▇ 집행▇▇에 ▇▇ ▇▇

조치▇▇

• 협력▇▇계약 후 진행된 ▇▇성과에 ▇▇ 자료수집 및 ▇▇

• 연구비 중간 ▇▇ 후, 인건비 등의 ▇▇ 총괄 집행

• ▇▇가 일방적으로 종료되었으므로, 연구비 잔액은 산학협력단 기타 수입으로 ▇▇

▇▇ 결과

▇▇성과

• ▇▇▇한 ▇▇성과 ▇▇ : 상용화에 일부 근접한 ▇▇성과 생산

• 생산된 ▇▇성과의 권리화 : 특허사무소 ▇▇을 통한 최적화된 특허 출원

연구비

• 총 3억원의 연구비 중 1억 7▇▇▇원을 산학협력단이 ▇▇

Ⅲ. 연구비 반환 ▇▇ 및 조치

4. 자체 연구비 편성 및 ▇▇

편성 목적

▇▇의 연속성 확보

• ▇▇▇구팀의 해체 가능성이 가시화됨에 따라, 자체 연구비 ▇▇을 통하여 이를 방지

▇▇성과의 ▇▇

• 추가 ▇▇개발 ▇▇을 통하여, ▇▇부분 산업계에 ▇▇된 본교의 ▇▇성과를 ▇▇

상용화에 근접한 ▇▇▇술의 확보

• 상품화 초기 단계에 있는 ▇▇▇술에 ▇▇ 적극적 투자를 통한 ▇▇▇술 확보

▇▇ 방법 및 ▇▇

방법

• 사건의 종결처리 : 변호사의 자문을 받아 자체 종결 처리 (총장 결재)

• 연구비 잔액 ▇▇ : 잔액 1억 7▇▇▇원을 산학협력단 기타 수입으로 ▇▇

▇▇ 내역

• ▇▇ ▇▇ : 센터가 제안한 ▇▇과제에 ▇▇ 연구비 ▇▇

• 지원액 : 1억여원 (국내외 특▇▇▇ 별도)

Ⅳ. 소▇▇▇ 및 ▇▇

1. A사의 연구비 반환 ▇▇

반환 ▇▇ 주요▇▇

▇▇▇ : 2008. 2. 20

연구비 반납 ▇▇

• 연구비 : 3억원 반납

• ▇▇ : ▇▇ 반납을 ▇▇한 ▇▇인 2005. 10. 6부터 신청서 접수일까지는 연 5%, 그 이 후부터 완납일 까지 연 20%의 ▇▇ 납부 ▇▇

▇▇상사중재원의 판정 ▇▇ 제반▇▇의 부담 ▇▇

▇▇상사중재원 개요

개요 : 당사자간 계약에 따라, 법원의 판결에 의하지 아니하고 제 3자인 사인의 ▇▇에 의 하여 판정하되, 그 판정에 ▇▇함으로써 분쟁을 해결하는 자주법정제도

특징

• 단심제로 인한 신속성 보장

• ▇▇ 집행 가능

• 저렴한 ▇▇

Ⅳ. 소▇▇▇ 및 ▇▇

1. A사의 연구비 반환▇▇

양 당사자가 ▇▇하는 사실▇▇

협약 체결 : 양 당사자간 협력계약은 체결되었음

검토기간의 존재 : 계약에 따라 검토기간을 부여(60일)하고, 이에 따라 A사는 ▇▇의 계속 여부를 결정할 수 있음

연구비의 입금 : 검토기간 종료일에 A사는 당해▇▇ 연구비 3억원을 입금하였음

2. A사의 주요 주장 및 근거

가. 검토기간 후 연▇▇▇을 포기하였으므로 연구비를 반환▇▇▇ 함

협력계약은 본 계약인 ▇▇계약의 체결에 앞서 기본적인 사항을 잠정적으로 정하는 ▇▇ 약에 불과

사전 검토기간 ▇▇ 기술적, 상업적 가능성을 검토하여 ▇▇개발 ▇▇여부를 결정한 ▇▇ 에 한하여 협력계약의 효력이 있음

사전 검토 후, A사는 ▇▇계약을 포기하기로 하였으므로 연구비는 반환되어🅓 함

다. ▇▇계약이 체결되지 아니한 것은 동국대의 책임임

A사가 제시한 비밀유지각서 ▇▇을 본교 대학원생이 거부하여 비밀유지가 보장되지 않음 국내 특허의 해외 출원 ▇▇를 동국대가 ▇▇하여 상업적 가치가 저하되었음

2. A사의 주요 주장 및 근거

나. 협력계약 체결 후 어떠한 ▇▇행위도 이루어지지 않았음

협력계약 체결 이후 약 8개월 ▇▇ A사와의 어떠한 ▇▇행위도 이루어 지지 않았음 상업성과 관련한 어떠한 ▇▇결과를 전달받지 아니하였음

▇▇행위가 ▇▇되지 않았기에 연구비의 집행을 인정할 수 없음

Ⅳ. 소▇▇▇ 및 ▇▇

Ⅳ. 소▇▇▇ 및 ▇▇

3. 본교의 주요 주장 및 근거

가. ▇▇ 지급한 연구비는 반환하지 않음

협력계약에 의거, 60일의 검토기간이 종료된 ▇▇, A사는 연구비 3억원을 입금하였고, 이 는 ▇▇를 계속하겠다는 의지의 ▇▇▇

▇▇계약▇ ▇체결 여부, ▇▇의 ▇▇여부 등은 부차적인 사항이며, A사는 먼저 협력계약 을 성실히 이행하여🅓 함

협력계약이 ▇▇ 바에 따라, ▇▇ 지급받은 연구비는 반환하지 않음

나. ▇▇계약▇ ▇체결된 것은 A사의 의도적 행위에 따른 결과임

A사가 본교의 핵▇▇▇인력을 스카우트 한 결과, ▇▇ ▇▇의 필요성이 없어진 것임 특허 ▇▇

• ▇▇ 법령에 의하여 국외 출원은 국내 특허출원 후 1년 이내에 가능한 바, 협력계약 체결 당 시 ▇▇ 특허는 ▇▇ 1년이 경과된 ▇▇였음

• A사의 법무팀에서 ▇▇ ▇▇하였을 사안이며, 만약 ▇▇하지 못하였더라도 A사의 책임임

Ⅳ. 소▇▇▇ 및 ▇▇

4. 본교 ▇▇ 전략

반대 ▇▇ ▇▇

반대 ▇▇ ▇▇

- ▇▇판정 ▇▇ : 엄밀한 법적용에 ▇▇▇여 당사자간 합의를 유도하는 ▇▇

- 목적 : 양 당자자의 ▇▇을 ▇▇ ▇▇토록 유 도

- ▇▇▇▇ : 협력계약에 따라, 지급되지 아니 한 기자재비 2억5▇▇▇을 지급할 것

승소 판정 유도

쟁점 축소 및 부각

쟁점 축소 및 부각

-협력계약의 체결 사실을 전제

- “협력계약의 ▇▇ VS ▇▇” 로 쟁 점을 축소해 나감으로써, 불필요한 쟁점의 확대를 방지

주요 데이터

수집 및 제시

주요 데이터 수집

- ▇▇ 노트 입수 및 분석

: A사에 전달된 실질적 데이터 입수 및 판정부 제시

- 입출차 데이터 입수 및 분석

: 협력계약 체결 후, 본교에 입차 및 출차한 A사 임직원의 입차 빈도, 체류 시간을 분석하여 판정부 제시

Ⅳ. 소▇▇▇ 및 ▇▇

5. 7개월 간의 공방

6. 판정 결과 : ▇▇ 및 반대▇▇의 전부 ▇▇

Ⅳ. 소▇▇▇ 및 ▇▇

동국대의 반대▇▇ ▇▇ 사유

선이행 사항인 장비구입을 ▇▇치 않고 해당 ▇▇을 ▇▇할 수 없음

- 협력계약에 따라, 동국대는 2억5▇▇▇ 상당의 장비를 선구입하고, 이에 ▇▇ 대금을 ▇▇하게끔 되어 있으나, 동국대는 해당 장비를 구입한 사실이 없음

(의도한 결과)

A사의 ▇▇ ▇▇ 사유

협력계약을 가계약으로 볼 수 없음

- 협력계약이 ▇▇계약을 후속조치로서 정하고 있으나, 협력계약의 성격을 가계약이라 고 할 수 있는 근거가 없음

- 오히려 A사는 협력계약을 근거로, ▇▇를 ▇▇▇였으므로 협력계약은 법적 효력이 있 는 계약으로 판단됨

협력계약이 ▇▇라는 A사의 주장은 이유없음

- A사는 검토기간의 ▇▇(2006.3)를 경과▇ ▇에서🅓 비로소 ▇▇▇발사업을 포기한다 는 통지를 동국대 측에 통보함

Ⅴ. 시사점 및 성과

2. 의의 및 성과

의의

거대 ▇▇, 거대 로펌과의 다툼에서 승소 – 자신감과 ▇▇▇ 축적

연구자의 ▇▇성과를 ▇▇하고자 법적 분쟁을 두려워 하지 않는 ▇▇의 의지를 대내외에 전달

성과

자체 연구비를 편성하여 ▇▇한 결과, ▇▇ 연구비를 ▇▇하고 ▇▇을 이전함

• ▇▇ ▇▇ : 미국 ▇▇ N사

• 상용화 연구비 : US$ 5,000,000/3년 (약 75억원)

• ▇▇이전 : 일부 양도, 일부 실시권을 ▇▇▇여 총 매출액의 2%